«Охотники за интеллектуальной собственностью» или как не потерять Товарный знак

«Охотники за интеллектуальной собственностью» или как не потерять Товарный знак

Знакомая ситуация: в конкурентной борьбе, не отставая от трендов, ваша компания идет в ногу со временем: вводит новые проекты, предлагает новые продукты или те же, но в новой «обертке», для чего и создает новые товарные обозначения. 

Многие уверены, что после регистрации товарного знака, его использование сторонними организациями защищено законом, можно выдохнуть и сосредоточиться на бизнесе. Однако, товарные знаки, оставаясь интеллектуальной собственностью, могут приносить прибыль, в связи с чем и вызывают интерес у конкурентов. 

Давайте разбираться, почему ваш бренд может перейти к другому хозяину. Ведь это вы его придумали, зафиксировали в Роспатенте, а значит вы и есть его единственный правообладатель. Да, если вы зарегистрировали и используете товарный знак правильно, тогда любому, кто рискнет им воспользоваться, можете предъявить исковые требования, заставить выплатить вам немалую сумму, вынудить уничтожить весь товар, созданный под вашим знаком и убрать все его упоминания. 

Однако, предпосылки к будущим проблемам могут быть созданы уже на этапе регистрации товарного знака: 

  • Неточное определение на какие товары и услуги действует знак. В международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 45 классов, они опубликованы в справочнике Роспатента. Имейте в виду, что одинаковые знаки в разных классах не являются нарушением прав. Перед подачей заявки заранее определитесь с выбором классов МКТУ. Чтобы потом расширить этот список, придется регистрироваться еще раз. Но не старайтесь взять «про запас». Во-первых, это деньги (госпошлина платится за каждый пункт). Во-вторых, каждый класс должен эксплуатироваться вашим знаком. Если прошло три года, а вы так и не использовали некоторые пункты из списка, то в судебном порядке действие знака на этот класс прекращается.

  • Каждый класс подразделяется на виды товаров (они могут быть не связаны друг с другом). Иногда один вид товара прячется под несколькими разными классами. Поэтому к выбору товаров, надо подойти очень тщательно.

  • Роспатент, проверяя ваше название на сходство с другими, может решить, что подобное уже есть в реестре. Тогда вам может прийти предварительный отказ («Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства»). В нем будут приведены конкретные причины отказа, а также возможные конкурентные знаки. Придется доказывать правоту. Заявку одобрят, если Роспатент удовлетворит ваш (обстоятельный и подробный) ответ. 

Совет: Если хотите подать не бумажную, а электронную заявку – получите квалифицированную электронную подпись. Это может занять некоторое время, но в итоге эта заявка выйдет дешевле бумажной процентов на тридцать. 

Предвидя столько трудностей с регистрацией, вы можете решить работать без товарного знака. А вот это как раз неправильная позиция. Давайте определим какие выгоды дает регистрация собственного бренда: 

  • Появляется возможность продавать франшизу (заключать договора коммерческой концессии). Если вы решились на такой поступок без зарегистрированного бренда, вас ждет суд, выплата компенсации с процентами, а в некоторых случаях и потеря товарного знака с последующим ребрендингом.

  • Внесение товарного знака в реестр Федеральной таможенной службы дает вам возможность контролировать провоз маркированного товара через границу

  • Получение прибыли путем взыскания компенсаций с тех, кто решит незаконно использовать ваш бренд и т.д.

Процесс регистрации достаточно долгий (до десяти месяцев), однако с момента подачи заявки вы получаете преимущественное право на знак, теперь никто не сможет его использовать. 

А если знак сейчас не нужен, но может пригодиться в будущем. 

Его можно, а иногда и нужно «законсервировать». Ведь, если товарный знак не эксплуатируется три года, закон разрешает прекратить его правовую охрану. 

В такой ситуации легко потерять свое «чадо». Заинтересованному лицу достаточно попросить вас отказаться от прав на товарный знак либо предложить заключить с ним договор об отчуждении исключительного права. Мало какой хозяин торговой марки будет готов отказаться от своей собственности добровольно, тем более безвозмездно. Конечно это станет поводом для судебных споров. Истец будет приводить доказательства своей крайней заинтересованности в использовании вашей торговой марки, а вы будете отбиваться доводами, что бренд вами эксплуатируется. Причем Истцу будет достаточно доказать заинтересованность в отношении одной позиции товара и сработает принцип «однородности». Значительная группа однородных товаров может автоматический перейти под его крыло. В тоже время в отношении вас данный принцип не действует и вам необходимо будет доказать использование каждой позиции. 

После направления предложения об отказе от товарного знака у Вас есть два месяца на отказ от прав на товарный знак, либо на заключение договора об отчуждении исключительного права. В случае если вы в течении этих двух месяцев игнорируете данное предложение, то у заинтересованного лица появляется возможность в 30-дневный срок обратиться в суд. Конечно если в вашей ассортиментной линейке немалое количество товаров и услуг, то по каждой позиции суд будет устанавливать: 

- используется или нет товарный знак в отношении каждого пункта, по которому он зарегистрирован;

- доказаны ли обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя маркированных товаров. 

При этом учитывается только фактическое использование:

  • на товарах: этикетки и упаковка;

  • при выполнении работ, оказании услуг;

  • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

  • в объявлениях, на вывесках, в рекламе;

  • в интернете (например, доменное имя). 

Также суд принимает доказательства использования товарного знака по воле и под контролем правообладателя (лицензионные, агентские соглашения). 

При получении подобных претензий паниковать не нужно. Для начала проверьте, возможно вы добросовестно использовали товарный знак на протяжении последних трёх лет в отношении всех зарегистрированных классов. Тогда проблем не будет. 

Конечно, предусмотреть все нюансы действительно трудно, и не каждый юрист по товарным знакам имеет багаж подобных знаний, ввиду их узкой специфики.

Команда Bridge Group, учитывая все тонкости Вашего товарного обозначения, может предложить конкретные возможности «консервации» товарного знака с гарантией закрепления за Вами всех прав на него, а также защиту товарного обозначения в суде, в случае посягательств третьих лиц.

  • Москва: +7 (495) 255-26-40
    115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42
  • Санкт-Петербург: +7 (812) 612-26-87
    196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151
  • Тула: +7 (4872) 52-15-11
    300012, Тула, ул. Мориса Тореза, д.5 кор 2
  • Чебоксары: +7 (495) 255-26-40
    428003, Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 9